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以案說法——專利侵權訴訟中權利要求的解釋規則|貿促專商

2022-08-24由 知產力 發表于 畜牧業

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以案說法——專利侵權訴訟中權利要求的解釋規則|貿促專商

本文透過研究相關審判案例,來探討在司法實踐中人民法院解釋專利權利要求的裁判規則,以及功能性技術特徵的認定標準和規則。

作者 | 陳政維 中國貿促會專利商標事務所

編輯 | 布魯斯

以案說法——專利侵權訴訟中權利要求的解釋規則|貿促專商

- 上 篇 -

專利的權利要求是專利權人的權利基礎,準確界定其保護範圍是認定被訴侵權方案是否構成侵權的前提條件。因此,在專利侵權訴訟中,往往需對權利要求進行解釋以界定其保護範圍,而解釋的標準和規則直接影響到侵權事實的認定以及法院裁判的結果。對此,《中華人民共和國專利法》第六十四條,《中華人民共和國專利法實施細則》第一百一十七條以及《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第二、三條等法律法規和司法解釋給出瞭解釋權利要求的標準和規則。但知之非難,行之不易,本文透過研究最高人民法院的相關審判指導案例,來探討在司法實踐中人民法院解釋專利權利要求的裁判規則。

一、權利要求技術特徵的劃分標準

解釋權利要求的第一步便是劃分技術特徵。技術特徵的劃分是確定專利權保護範圍的關鍵,亦是進行侵權比對的基礎。技術特徵劃分過細則會不適當地限縮專利保護範圍;而技術特徵劃分過寬則會不適當地擴大專利保護範圍。對此,最高人民法院在

“劉宗貴與台州市豐利萊塑膠有限公司侵害實用新型專利權糾紛一案”

【案號:(2017)最高法民申3802號】

中給出了劃分權利要求技術特徵的標準:技術特徵劃分應當結合發明的整體技術方案,考慮能夠相對獨立地實現一定技術功能併產生相對獨立的技術效果的較小技術單元。

本案中,再審申請人劉宗貴(一審原告)不服浙江省高階人民法院(2017)浙民終32號民事判決,向最高院申請再審。涉案專利權利要求1包含技術特徵“其(調節拉桿)兩端分別套設有彈簧,在彈簧的外圍套有孔徑小於彈簧直徑的套體”。本案爭議焦點在於,上述技術特徵應被認定為一項技術特徵還是須進一步劃分為兩項技術特徵,即“其(調節拉桿)兩端分別套設有彈簧”以及“彈簧的外圍套有孔徑小於彈簧直徑的套體”。

為何本案爭議聚焦於此?被訴侵權方案沒有“彈簧的外圍套有孔徑小於彈簧直徑的套體”這一技術特徵,若上述技術特徵被一分為二,那麼被訴侵權方案則缺少獨立權利要求1的一項技術特徵,必然不構成侵權。若將上述特徵視為整體,那麼專利權人仍可主張被訴侵權方案與涉案專利的該技術特徵相等同,構成侵權。可見,在本案中,技術特徵的劃分方式將直接影響侵權事實的認定以及最終判決的結果。

對此,最高人民法院認為,本案中,涉案專利權利要求1關於“其(調節拉桿)兩端分別套設有彈簧,在彈簧的外圍套有孔徑小於彈簧直徑的套體”的記載所實現的功能是:當需要調節椅體高度時,對調節拉桿產生回覆力,使得銷體和卡槽扣緊。可見,“套體”雖然是一個部件,但其功能和效果必須依賴於彈簧的配合才能實現,兩者相互配合才能在整體技術方案中發揮作用。因此,在涉案專利權利要求1中,套體本身無法實現相對獨立的功能,不宜作為一個獨立的技術特徵對待。在將涉案專利權利要求的技術特徵與被訴侵權產品的相應技術特徵進行比對時,應當將“其兩端分別套設有彈簧,在彈簧的外圍套設有孔徑小於彈簧直徑的套體”作為一個獨立的技術特徵進行比對,而不是將“套體”作為一個獨立的技術特徵進行比對。”

可見,最高院認為一個技術特徵若本身無法實現相對獨立的功能,則不宜作為一個獨立的技術特徵對待。如此的劃分標準實則有利於專利權人。在司法實踐中,許多技術特徵都屬於“本身無法實現相對獨立的功能”的特徵,“其功能和效果必須依賴於其他特徵的配合才能實現”,若在技術特徵劃分時將它們併入其他技術特徵,則無疑會擴大專利權的保護範圍。

然而,一山放過一山攔,專利權人面前還有一座大山—等同侵權。侵權訴訟中,若專利權人不得不將某項特徵併入其他特徵來進行侵權比對,可以猜測,被訴侵權方案不包括該特徵。因此,字面侵權難以成立,專利權人只能主張等同侵權。

雖然本文不準備深入探討“等同原則”,但本案中,關於“等同侵權是否成立”,兩級法院作出了截然相反的認定,頗具探討價值。藉此機會,筆者將法院的判決內容摘要如下,供讀者參考。

在(2017)最高法民申3802號裁定書中,最高人民法院認為,被訴侵權產品是透過在調節拉桿兩端設定銷軸並掛設彈簧的方式實現相應的功能,而涉案專利則是透過在調節拉桿兩端設定套體並套裝彈簧的方式實現相應功能。兩者雖然不屬於相同的技術特徵,但是無論是利用彈簧的拉伸原理調節座椅,還是採用彈簧的壓縮原理調節座椅,均是利用了彈簧具有回覆力的基本性質,手段基本相同,實現利用其回覆力使得銷體和卡槽扣緊的功能,並且兩者所能達到的效果基本相同。而且,採用彈簧拉伸還是壓縮的方式對於本領域普通技術人員來說是容易聯想到的。因此,兩者屬於等同技術特徵。裁定最後,最高院指令浙江省高階人民法院再審本案。

浙江省高階人民法院於2019年1月21日作出再審判決

【(2018)浙民再388號】

。浙江高院認為,雖然被訴侵權產品和涉案專利均利用了彈簧具有回覆力的基本性質,實現利用其回覆力使得銷體和卡槽扣緊的功能相同,所達到的效果也基本相同,但被訴侵權產品利用彈簧的拉伸原理調節座椅,案涉專利採用彈簧的壓縮原理調節座椅,兩者手段並不相同。同時被訴侵權產品直接“在調節拉桿兩端設定銷軸並掛設彈簧”更加簡單、容易實施,無法否定其中的創造性因素,難以認定對該技術領域的普通技術人員而言,被訴侵權技術方案中替換手段與權利要求對應技術特徵相互替換是顯而易見的,無需經過創造性勞動就能夠想到的技術特徵,其與案涉專利權利要求1關於“其(調節拉桿)兩端分別套設有彈簧,在彈簧的外圍套有孔徑小於彈簧直徑的套體”的技術特徵不構成等同技術特徵。”

二、技術特徵用語含義的解釋原則

雖然《中華人民共和國專利法實施細則》第十七條規定“發明或者實用新型說明書應當用詞規範、語句清楚”。但在司法實踐中,也會遇到技術特徵的含義不清,有待解釋的情況。準確解釋技術特徵的含義亦是界定專利權保護範圍必不可少的步驟。

在專利授權和確權程式中,須遵循“最大合理解釋原則”來解釋技術特徵的用語含義,但該原則並不適用於專利侵權程式。透過研究近幾年最高院的司法判例,筆者認為,法院在的解釋技術特徵用語含義時往往遵循兩項原則:

其一,先內後外;其二,保護公眾利益。

(一)先內後外

《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第三條的規定了“先內後外”的原則,即,“人民法院對於權利要求,可以運用說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋。說明書對權利要求用語有特別界定的,從其特別界定。

以上述方法仍不能明確權利要求含義的,可以結合工具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員的通常理解進行解釋。”

“先內後外”原則的本質就是優先遵循專利權人在專利文字或授權、確權程式中對技術特徵含義的意思表示,並以此為據解釋技術特徵的用語含義。

例如,在

“福建多稜鋼業集團有限公司訴啟東市八菱鋼丸有限公司侵害發明專利權糾紛”

【(2010)最高法民申字第979號】

一案中,爭議焦點之一為,技術特徵“兩級破碎”應當如何理解。最高人民法院認為,雖然“兩級破碎”在相關行業領域沒有明確的定義,但本專利說明書中的記載指明瞭“兩級破碎”具有的特定的含義,並且該界定明確了涉案專利權利要求 1的保護範圍,所以應當以說明書的界定理解權利要求用語的含義。“兩級破碎”應當理解為先進行粗碎和後進行細碎的“兩級破碎”。

又如,在

“戴森技術有限公司蘇州索發電機有限公司侵害發明專利權糾紛”

【(2017)最高法民申1461號】

一案中,爭議焦點在於,專利權利要求中的“電源”是否可以解釋為包含“電源線”。最高院認為,在確定權利要求用語含義時,同一專利申請人或專利權人在與涉案專利享有共同優先權的其他專利的授權確權程式中,對該相同用語已經作出了明確陳述的,可以參考上述陳述。索發公司在本案一審時,提供200780027217。X號發明專利(以下簡稱相關專利)審查檔案作為證據,相關專利與涉案專利的申請人均為戴森公司,並且享有共同的優先權(GB0614235。0,2006。7。18)。經對比可知,相關專利與涉案專利的獨立權利要求的保護範圍基本相同,而說明書公開的內容也基本一致。進一步地,在相關專利發明實質審查階段,戴森公司在答覆意見中就“電源”一詞的含義做了具體陳述,明確電源線並非電源。

再如,在

“阿爾法拉瓦爾股份有限公司與中國船舶重工集團公司第七一一研究所等發明專利侵權糾紛”

【(2020)最高法民申969號】

一案中,爭議焦點在於:如何理解爭議技術特徵中的“相當大地”。最高院認為,對於基於國際申請授予的專利權,其原始國際申請以及相應的申請文字具有法律效力。並且,國際申請文字也是專利審查檔案的重要組成部分。當事人對權利要求中特定技術內容的解釋存在爭議時,人民法院可以依法參考國際申請檔案中相應部分的原文,解釋權利要求的內容。本案中,與爭議技術特徵有關的國際申請原文中的相關表述為“substantial or even total”,其含義與涉案專利說明書中的“相當大地或甚至整個”相符。因此,根據涉案專利國際申請原文中的相應表述,不能認定爭議技術特徵中的“相當大地(減少頂部峰線)”覆蓋了“整個(減少頂部峰線)”。

可見,在司法實踐中,法院往往以先內後外的原則,優先遵循專利權人在專利文字或授權、確權程式中對技術特徵含義的意思表示,並以此為據解釋技術特徵的用語含義。

不過,在上述案件

【(2020)最高法民申969號】

中,最高院對爭議技術特徵的解釋方式是值得商榷的。法院以引入國際申請文字的方式來解釋權利要求,其遵循的是第一項原則,其目的是探尋專利權人對技術特徵含義的原本意思表示。然而,在原始申請文字中,“or even”應當被翻譯為“乃至,以至”。因此,可以認為“相當大地(減少頂部峰線)”覆蓋了“整個(減少頂部峰線)”。其次,專利權人將權利要求6作為權利要求1的從屬權利要求,可以據此推測專利權人的本意,即專利權人並不認為“相當大地(減少頂部峰線)”與“整個(減少頂部峰線)”是並列的不同技術方案,而是認為“相當大地(減少頂部峰線)”包括了“整個(減少頂部峰線)”。

那麼,是否可以認為法院對權利要求的解釋結果是錯誤的呢?並非如此,因為權利要求的解釋仍需遵循第二原則,即“保護公眾利益”。

(二)保護公眾利益

保護公眾利益,即在解釋技術特徵含義時,使得專利的保護範圍既不超出其發明的實際貢獻度,又不超出公眾可預期的範圍。專利制度的本質是“以公開換保護”,專利權的保護範圍應當與其公開的發明的貢獻高度相匹配,否則會不合理地侵害公眾利益。另外,專利權的保護範圍應當清晰、明確且符合公眾預期。如果專利權的保護範圍不清楚、或者在侵權程式中,不合理地解釋權利要求從而使得專利權的保護範圍超出了公眾的預期,將侵害公眾的信賴利益。

例如,在

“青島美嘉隆包裝機械有限公司青島市智慧財產權局專利行政管理專利再審”

【(2018)最高法行申1545號】

一案中,爭議特徵為“送料訊號”,專利說明書沒有明確“送料訊號”是哪種訊號。針對該技術特徵的解釋,最高院認為,權利要求的解釋要考慮說明書中有關本專利發明目的的說明,即便權利要求中對某一特徵沒有進行明確限定,但被訴侵權技術方案明顯採用了與實現本專利發明目的不同的技術手段的,不應認定構成侵權。本案中,相關技術特徵是“送料訊號”,沒有明確是哪種訊號。被訴侵權技術方案採用的是“氣動機械訊號”,即透過級進模的下壓和上行出發“氣動壓板+氣動閥+氣動送料夾板”的氣動連鎖反應,最終實現對原料輸送的控制。但涉案專利的發明目的是希望透過“以控制器為指揮中心,各個部件為工作單元的架構模式,透過控制器向各個部件傳送訊號來實現有序作業”。因此,被訴侵權技術方案與涉案專利的發明目的不同,不應認定構成侵權。

可見,在說明書並未對該特徵進行明確的情況下,若依據本領域普通技術人員的理解,“送料訊號”應當包含“氣動機械訊號”。但為了保護公眾利益,使得專利的保護範圍不超過其發明應有的貢獻度,最高院基於涉案專利的發明目的,對爭議特徵進行了限縮解釋,並判定被訴方案不構成侵權。

又如,在

“柏萬清訴成都難尋物品營銷服務中心、上海添香實業有限公司侵權糾紛”

【(2012)最高法民申字第1544號】

一案中,權利要求1包含技術特徵“起遮蔽作用的金屬網或膜由導磁率高而無剩磁的金屬細絲或者金屬粉末構成”,其中爭議特徵“導磁率高”有待解釋。對此,最高院認為,權利要求書表述存在明顯瑕疵,結合說明書、附圖、本領域公知常識及相關現有技術等,不能確定權利要求中技術術語的具體含義而導致專利權保護範圍不清楚的,則無法將其與被訴侵權技術方案進行有實質意義的侵權對比,從而不能認定被訴侵權技術方案構成侵權。涉案專利的權利要求1對其所要保護的“防電磁汙染服”所採用的金屬材料進行限定時採用了含義不確定的技術術語“導磁率高”,並且在其權利要求書的其它部分以及說明書中均未對這種金屬材料導磁率的具體數值範圍進行限定,也未對影響導磁率的其它引數進行限定;本案審理過程中,柏萬清也未提供證據證明防輻射服的“導磁率高”在本領域中有公認的確切含義。故本領域技術人員根據涉案專利權利要求書和說明書的記載無法確定權利要求1中的高導磁率所表示的導磁率的具體數值範圍,故被控侵權產品未落入涉案專利權利要求1的保護範圍。

可見,當某項技術特徵的具體含義無法確定時,公眾無法預見該專利的具體保護範圍,因此,為保護公眾利益,任何技術方案都不會落入專利權的保護範圍。

實踐中,上述兩項解釋原則往往相輔相成,並不衝突,在“先內後外”的原則下解釋技術特徵時,專利權的保護範圍往往不會超出公眾的可預期範圍。但也有例外,此時,公眾利益將優先於“專利權人的本意”。

書接上文,在

“阿爾法拉瓦爾股份有限公司與中國船舶重工集團公司第七一一研究所等發明專利侵權糾紛”

【(2020)最高法民申969號】

一案中,雖然依據先內後外的原則,“相當大地(減少頂部峰線)”應解釋為覆蓋了“整個(減少頂部峰線)”。但根據《細則》第一百一十七條的規定:“基於國際申請授予的專利權,由於譯文錯誤,……;致使保護範圍小於國際申請的原文所表達的範圍的,以授權時的保護範圍為準”,涉案專利說明書的中文文字採用“相當大地或甚至整個”的表述方式,雖然屬於翻譯錯誤,不符合專利權人的本意,但為保護公眾的信賴利益,應認定“相當大地(減少頂部峰線)”沒有覆蓋了“整個(減少頂部峰線)”。可見,在解釋權利要求時,公眾利益優先於專利權人的本意。

又如,在

“再審申請人無錫市隆盛電纜材料廠等與被申請人西安秦邦電信材料有限責任公司等侵犯發明專利權糾紛案”

【(2012)民提字第3號】

中,爭議技術特徵為“使塑膠膜的表面形成0。04-0。09mm厚的凹凸不平粗糙面”。最高院認為,當本領域普通技術人員對權利要求相關表述的含義可以清楚確定,且說明書又未對權利要求的術語含義作特別界定時,應當以本領域普通技術人員對權利要求自身內容的理解為準,而不應當以說明書記載的內容否定權利要求的記載,從而實質修改權利要求的結果,否則權利要求對專利保護範圍的公示和劃界作用就會受到損害,專利權人因此不當獲得了權利要求本不應該涵蓋的範圍。

本案中,專利權人主張,說明書在實施例中記載了,塑膠薄膜的厚度為0。04mm、0。09mm和0。07mm。因此,專利權利要求1“使塑膠膜的表面形成0。04-0。09mm厚的凹凸不平粗糙面”所表述的“0。04-0。09mm”是指塑膠膜的厚度。但最高院認為, 就權利要求1記載的“使塑膠膜的表面形成0。04-0。09mm厚的凹凸不平粗糙面”這一用語而言,本領域技術人員可以理解,其含義是指塑膠膜表面凹凸不平粗糙面的厚度為0。04-0。09mm,即塑膠膜表面形成0。04-0。09mm的凹凸落差表面結構,這一含義是清楚、確定的。並最終認定被訴侵權方案與該技術特徵表面結構相差很大,既不相同,也不等同,不構成侵權。

由此可見,在侵權訴訟中,法院在的解釋技術特徵用語含義時往往遵循兩項原則:

其一,先內後外;其二,保護公眾利益。

當二者發生衝突時,後者優先。

- 下 篇 -

在上篇中,筆者探討了“權利要求技術特徵的劃分標準”和“技術特徵用語含義的解釋原則”。然而,解釋權利要求,界定保護範圍,功能性技術特徵是一個繞不開的坎,本文下篇將透過近年來的司法判例,探討功能性技術特徵的認定標準和規則。

《專利審查指南》規定“對於權利要求中所包含的功能性限定的技術特徵,應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式”。然而,在侵權程式中,對於功能性技術特徵的認定,最高人民法院另有規定:《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第四條:

“對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵,人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術特徵的內容。”

因此,一旦某項技術特徵被認定為功能性技術特徵,其保護範圍將從“所有能夠實現所述功能的實施方式”限縮到“說明書和附圖描述的具體實施方式及其等同的實施方式”。故而主張某項技術特徵屬於“功能性技術特徵”成為被訴侵權人的重要抗辯手段。

此後,為限制濫用此抗辯理由從而不合理地限制專利權的保護範圍,最高人民法院頒佈了《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋二》,其中,第八條規定:

“功能性特徵,是指對於結構、組分、步驟、條件或其之間的關係等,透過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特徵,但本領域普通技術人員僅透過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的除外。”

關於“功能性技術特徵”,值得探討的內容紛繁複雜,相關文章也浩如煙海。本文旨在圍繞“權利要求解釋規則”的主題,透過研究近幾年最高人民法院釋出的相關審判指導案例,嘗試探究最高院對功能性技術特徵的認定標準和裁判規則。

一、將某項特徵納入到權利要求限定的整體技術方案中進行理解即可明確其具體實施方式的,該特徵不屬於“功能性特徵”

“深圳市華澤興業科技有限公司廣州同明太陽能科技有限公司侵害實用新型專利權糾紛”

【(2018)最高法民申1018號】

一案中,爭議技術特徵為“第一散熱區”、“第二散熱區”。

對於上述技術特徵是否屬於“功能性技術特徵”,最高院認為,本案中,權利要求1中有關“第一散熱區”“第二散熱區”的限定包括:“所述燈罩包括,第一散熱區和第一防水區;所述燈體包括,與所述第一散熱區對應的第二散熱區,以及與第一防水區對應的第二防水區。”第一,從上述限定可知,第一散熱區和第一防水區是對於燈罩空間的區域劃分,第二散熱區和第二防水區則是對於燈體空間的區域劃分。在位置關係上,第一散熱區和第二散熱區對應設定,第一防水區和第二防水區對應設定。對於本領域技術人員而言,熱輻射散熱是最為常見的散熱方式,燈體、燈罩中的特定區域可以透過熱輻射等方式散熱屬於本領域的公知常識。因此,“第一散熱區”“第二散熱區”本質上是對涉案專利產品燈體、燈罩的特定部分的區域劃分。第二,根據權利要求1限定的整體技術方案,太陽能燈包括散熱板,該散熱板位於燈罩和燈體之間,透過散熱板上下表面上的防水圈,將燈罩和燈體扣合,使第一防水區和第二防水區相對密封連線。在燈罩空間內,被防水圈密封的區域為第一防水區,除去第一防水區的區域即為第一散熱區。在燈體空間內,被防水圈密封的區域為第二防水區,除去第二防水區的區域即為第二散熱區。綜上,本領域普通技術人員結合第一散熱區以及第二散熱區本身的含義以及權利要求1的整體技術方案,即可直接、明確地確定所述特徵的具體實施方式,所述特徵不屬於功能性技術特徵。

又如,在

“廣州市速銳機械裝置有限公司深圳市和力泰科技有限公司侵害實用新型專利權糾紛”

【(2019)最高法知民終25號】

一案中,爭議技術特徵為“支架”和“定位元件”。

對於上述技術特徵是否屬於功能性技術特徵,最高院認為,本案中,(1)對於“支架”,“支架”本身是對具有支撐、連線功能的框架結構的慣常用語,本領域普通技術人員再結合權利要求中關於“支架”與其他部件之間的連線關係,即可直接、明確地確定該結構特徵的具體實施方式,因而涉案專利權利要求1中的“支架”不屬於功能性特徵。(2)對於“定位元件”,雖然“定位”係一種功能性描述,而“元件”也並未給出相關結構等實質性技術資訊,但本領域普通技術人員根據權利要求1的整體技術方案還可獲知該“定位元件”與其他技術特徵之間的位置、步驟、連線及配合等關係。例如,本領域普通技術人員從“用於從所述過渡槽滑落至所述導槽內的包裝袋進行定位的定位元件”“所述支架與所述定位元件固定連線”“所述第三調節元件與所述定位元件連線,以調節所述定位元件的高度”等權利要求1所記載的其他內容可以獲知,“定位元件”位於“過渡槽”對應的工序之後,系固定安裝在“支架”上,與“第三調節元件”之間存在連線關係並且屬於活動配合。因此,涉案專利權利要求1中的“定位元件”不屬於功能性特徵。

可見,對於包含有特定功能、效果的技術特徵,本領域普通技術人員透過將該技術特徵納入到權利要求限定的整體技術方案中進行理解,即可直接、明確地確定實現該功能或者效果的具體實施方式的,該技術特徵不屬於“功能性特徵”。

二、 同時限定了 “功能或者效果”與“結構”的技術特徵不屬於“功能性特徵”

“臨海市利農機械廠和陸傑侵害實用新型專利權糾紛”

【(2017)最高法民申1804號】

一案中,爭議技術特徵為“託軌”。

對於該技術特徵是否屬於功能性技術特徵,最高院認為,本案中,“託軌”是涉案專利“一種蔬菜水果分選裝置”的部件之一。雖然並無證據證明“託軌”屬於本領域常用的技術術語,但本領域技術人員僅透過閱讀權利要求書,即可直接、明確地確定“託軌”中的“軌”是結構特徵,而“託”進一步限定了“軌”的功能。本領域技術人員熟悉“軌”的各種常規實現方式,通常情況下,結構特徵“軌”本身就已經足以實現“託”的功能。本領域技術人員能夠根據“託軌”在權利要求1技術方案中的具體情況,直接、明確地確定以適當結構的“軌”來實現“託軌”的功能。綜上,“託軌”屬於同時以產品結構及其功能限定的技術特徵,不屬於“功能性特徵”。

又如,

“廈門盧卡斯汽車配件有限公司廈門富可汽車配件有限公司侵害發明專利權糾紛”

【(2019)最高法知民終2號】

一案中,爭議技術特徵為“在所述關閉位置,所述安全搭扣面對所述鎖定元件延伸,用於防止所述鎖定元件的彈性變形,並鎖定所述聯結器”。

對於該技術特徵是否屬於功能性技術特徵,最高院認為,上述技術特徵實際上限定了安全搭扣與鎖定元件之間的方位關係並隱含了特定結構——“安全搭扣面對所述鎖定元件延伸”,該方位和結構所起到的作用是“防止所述鎖定元件的彈性變形,並鎖定所述聯結器”。根據這一方位和結構關係,結合涉案專利說明書及其附圖,特別是說明書的記載,本領域普通技術人員可以理解,“安全搭扣面對所述鎖定元件延伸”,在延伸部分與鎖定元件外表面的距離足夠小的情況下,就可以起到防止鎖定元件彈性變形並鎖定聯結器的效果。可見,爭議技術特徵的特點是,既限定了特定的方位和結構,又限定了該方位和結構的功能,且只有將該方位和結構及其所起到的功能結合起來理解,才能清晰地確定該方位和結構的具體內容。這種“方位或者結構+功能性描述”的技術特徵雖有對功能的描述,但是本質上仍是方位或者結構特徵,不是功能性特徵。

可見,即便某個技術特徵限定了其所實現的功能或者效果,但也同時限定了或者隱含了技術方案的結構、組分、步驟、條件或其之間的關係等,使得本領域普通技術人員僅透過閱讀權利要求可直接、明確地確定該結構的具體實施方式的,不屬於功能性技術特徵。

三、 實現某項特徵的功能或者效果的具體實施方式屬於公知常識的,該特徵不屬於功能性特徵

“SMC株式會社與樂清市博日氣動器材有限公司侵害發明專利權糾紛”

【(2019)最高法民申5477號】

一案中,爭議技術特徵為“螺線管在接近或遠離閥座的方向驅動閥芯”。

對於上述技術特徵是否屬於功能性特徵,最高院認為,為證明爭議技術特徵屬於本領域普通技術人員僅透過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現該功能或者效果的具體實施方式的情形,SMC株式會社提交了相關證據。其中《中國電力百科全書》屬於涉案專利申請日前的公知常識性證據,在該證據的“電磁閥”詞條中,明確載明瞭電磁閥的基本部件和工作原理,即:“電磁閥是利用電磁力驅動的閥門。它是自動控制系統中的一個執行部件,用它來控制流體介質的通斷或改變其流動方向……電磁閥由電磁部分、中間部件、閥座及手動操作器四部分組成。電磁部分由電磁線圈與磁芯構成……磁芯受電磁線圈驅動;中間部件由磁芯帶動……閥座用來連線被控介質管道或輸出管道。”可見,該證據中記載的電磁閥的電磁部分可以用電磁力驅動磁芯和中間部位以接近或遠離閥座達到連線管道的目的。SMC株式會社在申請再審時進一步補充提交了三份證據:……三份證據中《液壓閥》和《油壓技術》為涉案專利申請日前的教科書,屬於公知常識性證據。上述證據進一步具體公開了電磁閥的部件和工作原理,雖然具體實施方式不完全相同,但都是利用電磁力推動相應部件接近或遠離閥座以控制流體介質管道的通斷。SMC株式會社提交的上述證據足以證明實現爭議技術特徵“螺線管在接近或遠離閥座的方向驅動閥芯”的功能或效果的具體實施方式對於本領域普通技術人員屬於公知常識,爭議技術特徵屬於本領域普通技術人員僅透過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現該功能或者效果的具體實施方式的情形,不屬於功能性特徵。最高院還認為,爭議技術特徵並非功能性特徵,無需適用《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第四條的規定。只要被訴侵權產品相應特徵可以實現爭議技術特徵的功能或效果,應認定與爭議技術特徵構成相同特徵。

可見,基於專利申請日前本領域普通技術人員的知識水平和認知能力,如果實現爭議技術特徵所述功能或者效果的具體實施方式屬於本領域普通技術人員的公知常識,應認定該爭議技術特徵屬於本領域普通技術人員僅透過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現該功能或者效果的具體實施方式的情形,不屬於功能性特徵。且只要被訴侵權產品相應特徵可以實現爭議技術特徵的功能或效果,應認定與爭議技術特徵構成相同特徵。

此種認定標準與確權程式中的認定標準在一定程度上實現了統一,即侵權程式中“限定了功能的非功能性特徵”相當於確權程式中的“功能性特徵”。兩種標準雖然在名稱認定上有所差異,但在對專利的發明高度與保護範圍的平衡上實現了統一。

此外,本案中,專利權人透過提交多份申請日前的公知常識證據以證明爭議特徵不屬於功能性特徵的訴訟思路亦頗具參考價值。

透過上述審判指導案例可知,最高院在司法實踐中傾向於不將爭議技術特徵認定為“功能性技術特徵”從而限縮專利權的保護範圍。那有沒有例外呢?

四、 對功能性特徵的認定,應該考慮特徵與權利要求中其他技術特徵之間的適配關係,以及因此而對實現權利要求限定的功能和效果的具體實施方式的影響

“江波速爾運動器械有限公司杭州騎客智慧科技有限公司侵害實用新型專利權糾紛”

【最高法民申2345號】

一案中,爭議特徵為:“轉動機構,固定於第一內蓋與第二內蓋之間,第一內蓋與第二內蓋透過該轉動機構實現轉動連線。”

“轉動機構實現轉動連線”屬於本領域的公知常識,按照上述標準,該爭議特徵不應被認定為功能性技術特徵,最高院卻最終認定其為功能性特徵。

最高院認為,本案中,關於轉動機構特徵,權利要求1中限定其位置“固定於第一內蓋與第二內蓋之間”,其功能是“第一內蓋與第二內蓋透過該轉動機構實現轉動連線。”但是,對於兩內蓋之間如何透過轉動機構實現轉動連線,權利要求1並未作進一步描述。雖然轉動連線在機械領域的含義是眾所周知的,但是轉動機構在涉案專利中起到的功能是使得第一、第二內蓋能夠轉動連線。因此,在判斷本領域技術人員僅閱讀權利要求是否能夠直接確定如何實現權利要求1中的轉動連線時,還必須考慮其所連線的左、右內蓋的具體情況。即使現有技術中已經有轉動機構的連線方式,但是將已有的連線方式與涉案專利中的左、右內蓋結構相配合,實現權利要求1中的左、右內蓋的轉動連線,並不是本領域技術人員僅透過閱讀權利要求即可直接、明確地確定的。涉案專利權利要求1的轉動機構特徵屬於功能性特徵。

可見,對功能性特徵的認定,除了爭議特徵在權利要求中的具體限定方式以外,還應當重點考察其與權利要求中其他技術特徵之間的適配關係,綜合考慮其在權利要求限定的技術方案中所起到的具體功能和效果。以該功能和效果為基礎,判斷本領域普通技術人員是否能夠僅透過閱讀權利要求,即可直接、明確地確定該功能和效果的具體實施方式。

此外,最高人民法院在

【(2018)最高法民申1018號】

裁定書中,關於“功能性特徵”有幾段非常精彩的評述。部分摘錄在此,供讀者參考。

首先,如果在專利侵權訴訟中仍然按照權利要求解釋的一般規則,將“功能性特徵”的保護範圍解釋為包含實現該功能、效果的全部實施方式,將導致專利權的保護範圍與專利的創新程度和公開內容不相匹配,不可避免地會給後續的改進和創新帶來不應有的限制,給科學技術發展和經濟社會進步帶來負面影響。因此,《解釋》第四條對於“功能性特徵”的解釋作出特別規定,以使得專利權的保護範圍與其創新程度和說明書、附圖公開的內容相適應,維護社會公眾與權利人的利益平衡,為後續改進和創新留下必要的空間。

其次,由於“功能性特徵”在專利侵權訴訟中的解釋是一種限縮性解釋,故爭議技術特徵是否屬於“功能性特徵”的認定對於專利權的保護範圍具有重要影響。因此,在解釋權利要求,確定專利權的保護範圍時,通常需要首先認定爭議技術特徵是否屬於“功能性特徵”。對此,《解釋(二)》第八條作出進一步規定,在認定爭議技術特徵是否屬於“功能性特徵”時,不僅需要考慮技術特徵文字本身的含義,還需將該技術特徵納入到權利要求限定的整體技術方案中進行理解。對於包含有特定功能、效果的技術特徵,本領域普通技術人員僅透過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現該功能或者效果的具體實施方式的,該技術特徵不屬於《解釋》第四條規定的“功能性特徵”。

最後,雖然“功能性特徵”的解釋是一種限縮性的解釋,但是這種限縮也是適度的,需要與專利的創新程度和公開的內容相適應。過於限制“功能性特徵”的保護範圍,亦不利於保護髮明創造。對此,《解釋(二)》第八條第二款規定:

“與說明書及附圖記載的實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特徵相比,被訴侵權技術方案的相應技術特徵是以基本相同的手段,實現相同的功能,達到相同的效果,且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的,人民法院應當認定該相應技術特徵與功能性特徵相同或者等同。”

根據上述規定,對於“功能性特徵”的解釋,應當根據說明書、附圖中記載的實現該功能所“不可缺少”的技術特徵作為依據,而不宜簡單地將說明書、附圖中與實現“功能性特徵”的功能、效果有關的全部技術特徵,均用於限定“功能性特徵”的保護範圍。由此,有利於鼓勵專利權人主動公開與“功能性特徵”的功能、效果有關的技術內容,豐富現有技術,便於社會公眾更好地理解專利技術方案,亦可以讓權利人無需顧慮由於公開的具體實施方式過於具體、細節,而導致“功能性特徵”的保護範圍受到不必要的限縮。

透過分析上述判例,不難發現,在專利侵權案件的審判中,最高人民法院對權利要求的解釋標準和裁判規則雖因案而異,但始終遵循著同一準則和目標,即準確界定專利權的保護範圍,使之與專利的發明貢獻相匹配,以實現保護創新和保護公眾利益的平衡。

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