臨沂商標律師分享侵犯偉哥商標專用權糾紛案：未侵犯商標識別性

對於不能起到標識來源和生產者作用的使用，不能認定為商標意義上的使用 文字整理/刑天律師

【關鍵詞】

：商標使用

【最高人民法院裁判文書】

輝瑞產品有限公司、輝瑞製藥有限公司與江蘇聯環藥業股份有限公司、廣州威爾曼藥業有限公司等侵犯商標專用權糾紛案［最高人民法院（2009）民申字第268號民事裁定書］

最高人民法院認為，對於不能起到標識來源和生產者作用的使用，不能認定為商標意義上的使用，他人此種方式的使用不構成使用相同或者近似商標，不屬於侵犯註冊商標專用權的行為。

最高人民法院審查認為，本案中雖然聯環公司生產的“甲磺酸酚妥拉明分散片”藥片的包裝有與藥片形狀相應的菱形突起，包裝盒上“偉哥”兩字有土黃色的菱形圖案作為襯底，但消費者在購買該藥品時並不能據此識別該藥片的外部形態。由於該藥片包裝於不透明材料內，其顏色及形狀並不能起到標識其來源和生產者的作用，不能認定為侵犯註冊商標專用權意義上的使用。即便該藥片的外部形態與輝瑞產品公司的涉案立體商標相同或相近似，消費者在購買該藥品時也不會與輝瑞產品公司的涉案立體商標相混淆，亦不會認為該藥品與輝瑞產品公司、輝瑞製藥公司存在某種聯絡進而產生誤認。

——《最高人民法院智慧財產權案件年度報告》（2009）

【連結：最高人民法院法官著述】

未註冊商標受法律保護，但受保護的前提必須是已實際具有識別作用，而不僅僅是具有識別商品或者服務來源的顯著性和可能性。無論《商標法》第13條第1款規定的馳名的未註冊商標和第31條［1］規定的在先使用並具有一定影響的商標，還是《反不正當競爭法》第5條第（2）項規定的知名商品特有名稱、包裝裝潢，均體現了這種要求。當然，權利人就未註冊商標主張權利的，其自身必須將所主張權利的標識用作商標，也即具有當作商標使用的意思。倘若他人以某種標識指稱其特定商品，而本人並無將其用作商標的意圖的，他人的指稱並不當然使該被指稱者享有商標權利。簡言之，他人的指稱商品的行為只是一種客觀事實，而本人必須在具有享有權利的意圖和使用行為時，才會創設權利。例如，在申請再審人輝瑞有限公司（簡稱輝瑞公司）、輝瑞製藥有限公司（簡稱輝瑞製藥公司）與被申請人江蘇聯環藥業股份有限公司（簡稱聯環公司）等不正當競爭、侵犯未註冊馳名商標權糾紛一案中，輝瑞公司等主張“偉哥”是其“Viagra”（萬艾可）產品的未註冊馳名商標，最高人民法院裁定認為：“根據本案查明的事實，1998年9月29日《健康報》等七篇報道、珠海出版社出版的‘偉哥報告——藍色精靈Viagra’以及《海口晚報》等26份媒體的報道中雖然多將‘偉哥’與‘Viagra’相對應，但因上述報道均系媒體所為而並非兩申請再審人所為，並非兩申請再審人對自己商標的宣傳，且媒體的報道均是對‘偉哥’的藥效、銷售情況、副作用的一些介紹、評論性文章。輝瑞製藥公司也明確宣告‘萬艾可’為其正式商品名，並承認其在中國內地未使用過‘偉哥’商標。故媒體在宣傳中將‘Viagra’稱為‘偉哥’，亦不能確定為反映了兩申請再審人當時將‘偉哥’作為商標的真實意思。故申請再審人所提供的證據不足以證明‘偉哥’為其未註冊商標。”該案中，雖然多家媒體報道等用“偉哥”稱呼“Viagra”，但輝瑞公司等並無將其用作商標的意思和行為，故不能主張未註冊商標權利。

無論註冊商標還是未註冊商標，其受法律保護的基礎最終都體現在其所具有的識別性上。例如，在相同或者類似商品上使用相同或者近似商標，

能夠產生商品或者服務來源的混淆的，即構成對於商標識別性的侵害

，侵權行為就是由此而產生的。

構成侵犯註冊商標專用權的基本行為是在商業標識意義上使用相同或者近似商標的行為，也即被控侵權標識的使用必須是商標意義上的使用，或者說必須是將該標識作為區分商品來源的商標來使用。倘若所使用的與他人註冊商標相同或者近似的文字、圖形等標識不具有區分商品來源的作用，也即不是用作商標，這種使用就不是商標意義上的使用，因而不會構成對於他人註冊商標專用權的侵害。司法實踐中慣稱的“商標法意義上的使用”或者“商業標識意義上的使用”，就是以商標的標識性為根據的一種說法，是完全符合商標權的標識權屬性的。例如，《商標法實施條例》第49條規定的對於註冊商標中的通用名稱等的正當使用，不屬於商標意義上的使用，這是其不構成侵犯註冊商標專用權的根據。再如，最高人民法院民事審判第三庭〔2008〕民三他字第12號答覆函（2008年12月20日）指出：“對於一定地域內的相關公眾中約定俗成的撲克遊戲名稱，如果當事人不是將其作為區分商品或者服務來源的商標使用，只是將其用作反映該類遊戲內容、特點等的遊戲名稱，可以認定為正當使用。”

實踐中有人對於“商標法意義上的使用”的提法有異議，認為並無法律依據。實際上，這種提法恰恰源於《商標法》第52條第（1）項關於“未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標”的規定，即構成該侵犯註冊商標專用權的要件之一是被訴侵權行為人使用了“商標”，也即有商標意義上的使用行為，該商標與他人註冊商標相同或者近似。倘若行為人所使用的不是商標，也即未在商標意義上使用有關標識，即無侵權行為可言。例如，在輝瑞產品有限公司（簡稱輝瑞產品公司）、輝瑞製藥有限公司（簡稱輝瑞製藥公司）與江蘇聯環藥業股份有限公司（簡稱聯環公司）等侵犯商標權糾紛一案中，輝瑞產品公司經核准註冊的商標係指定顏色為藍色的菱形立體商標，被訴侵權的藥片雖在顏色和形狀上與其近似，但在銷售時既有外包裝盒，且在外包裝盒內被包裝於不透明錫紙的內包裝之中。最高人民法院裁定認為：“本案中，聯環公司生產的‘甲磺酸酚妥拉明分散片’藥片的包裝有與藥片形狀相應的菱形突起，包裝盒上‘偉哥’兩字有土黃色的菱形圖案作為襯底，但消費者在購買該藥品時並不能據此識別該藥片的外部形態。由於該藥片包裝於不透明材料內，其顏色及形狀並不能起到標識其來源和生產者的作用，不能認定為商標意義上的使用，因此，不屬於使用相同或者近似商標的行為。”可見，即便被訴侵權藥片與他人註冊商標相同近似，但因其並非作為商標使用，因而不能認定構成侵權。

——孔祥俊：《商標的標識性與商標權保護的關係——兼及最高法院有關司法政策和案例的實證分析》，載《人民司法·應用》2009年第15期（總第578期）。

【註釋】

1：現行《商標法》第32條。

觀點編號262

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