商標使用風險評估!

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一、做查詢，確定是否有在先申請註冊

查詢是判斷風險的基礎，這項工作是否準確和細緻，將直接影響最終結論。

（一）確定查詢的類別和類似商品服務群組

要先了解擬使用商標準備使用在什麼樣的業務上，然後結合這些具體的業務，對應到《類似商品和服務區分表》中的類別，以及具體的類似商品服務群組與專案。由於區分表與市場實際中的商品服務不完全一致，有的情況下某些業務在區分表中沒有對應專案，難以直接歸類到某一個群組去，這就需要結合業務特點，確定相關的一個或多個群組。

實務中常見的錯誤是要麼走偏，要麼不全。比如，只要涉及APP，不管是做外賣的APP還是打車APP，乃至做維修的APP，都把第9類0901軟體確定為核心。實際上，各行各業在經營過程中涉及到“網際網路+”的思路，都可能會使用APP作為工具， APP這種程式並非企業經營業務的本質，做外賣、打車、維修等等才是服務的本質。當然， APP作為經營過程中的重要“工具”，能夠在相當程度上改變傳統的業務開展方式並極大提升效率，與業務的相關性比較強，在評估過程中也需要一併考慮。

（二）查詢在先相同或近似商標

查詢以確定好的類似商品服務群組為基礎。可以先做相同查詢，再做近似查詢。近似查詢除了查詢擬使用商標本身，還需要對其顯著部分進行查詢，如“恆大地產”的顯著部分是“恆大”，或者對其顯著部分進行拆分查詢，如“王者榮耀”拆分為“王者”和“榮耀”；或者對擬查詢商標加上行業慣用詞彙進行查詢，如“摩拜”加上“單車”查“摩拜單車”，具體視商標本身的情況而定。

由於現有註冊商標量很大，多數情況下都會有在先相同或近似商標（下稱“在先商標”），查到的結果應當列全。不能因為查到了一枚相同或明顯近似的商標，就將其確定為唯一障礙，而忽略其他的近似程度稍低的商標。比如，有些商標近似程度不高，但商品關聯性更強，甚至該註冊人發動維權的可能性更高等，帶來的風險也會更大。又比如，在更為近似的商標被排除後，這些近似程度稍低的商標可能就構成主要障礙。一些已駁回的商標也是有參考價值的，透過這些駁回商標，分析駁回原因，有助於更準確地判斷相關群組的主要在先商標是哪些。查到的在先商標比較多的，建議按照申請時間排序，而不是近似程度排序，這樣更方便對相關權利的先後做出判斷，因為商標權利衝突最關鍵的就是比較先後，看申請日早晚。

（三）核實商標的確切狀態

近似查詢只是基礎，進一步核實狀態會找出很多有價值的資訊。如果查到的商標正在申請中，則需要進一步分析其註冊成功的可能性，駁回可能性高的一般不構成主要障礙（當然也存在提起復審等不可預測因素）；駁回可能性低的則較可能構成難以解決的障礙。如果已經註冊，則核實和分析其權利的穩定性，比如是否可能會被撤銷或者無效。如果註冊已滿三年，則可考慮撤銷三年不使用的可行性。如果正在被異議、被無效宣告、被撤三或者有相關記錄，則要考慮商標是否存在除了申請人之外的其他利益訴求主體，這種情況下的潛在風險更需要警惕。註冊時間非常長的商標，則關注該商標是否有按時續展，甚至進一步瞭解其註冊人是否已登出等等。

除了商標狀態資訊之外，還可以進一步核實其他有價值的參考資訊。比如註冊人名下商標數量是多還是少，查到的近似商標屬於註冊人的核心類別還是非核心類別，是重要商標還是非重要商標，註冊意圖是用於使用、出售、防禦，還是儲備等。不同情形下的風險程度以及對應策略都會有差別。

（四）影響風險判斷的其他資訊

核實商標註冊人及經營資訊。比如透過企業信用網站等核實註冊人是否有被登出或吊銷的情況，是否有經營在先商標所涉業務的資質，是否具備使用在先商標的條件。公司規模大小及產品情況如何，是否生產經營在先商標所指定商品等。核實與商標註冊人及關聯企業所處的地域範圍是否相近。透過網路查詢商標的使用資訊，是否涉及在先商標的使用，具體使用在什麼產品上，與企業擬使用業務的關聯性如何。此外，還可以關注商標註冊人是否發起過侵權訴訟，或者行業內是否侵權訴訟多發等。

二、做判斷，評估侵權風險有多高

風險判斷除了考慮商標本身的近似程度和商品關聯程度之外，還需要結合多方面因素進行綜合考量。

（一）近似判斷的尺度

一般來說，商標相同或近似程度高的，風險會比較高。不過需要注意的是，商標使用風險評估中的商標近似判斷與商標註冊審查過程中的判斷尺度有差異，大體來說是前者的尺度更松，後者的尺度更緊。因為註冊審查過程中主要是對商標標識本身做出對比判斷，而商標使用侵權判斷中的近似判斷涉及到多方面的市場因素，影響到混淆可能性的最終結論。實務中常有不區分差異，一律從標識近似角度直接得出侵權結論的情況。

（二）商品關聯性的影響

商品關聯性越強，侵權風險越高。道理很簡單，但是查詢和評估過程中經常容易忽視這方面問題，比如侵權判斷時並沒有充分考慮到與在先商標指定商品的相關性，不加區分地只對標識近似程度做判斷。具體表現在，不分商品到底是完全相同還是按照區分表類似，甚至出現上文提到的對商品資訊核實不夠準確，在某些關鍵群組商品已經被駁回的情況下仍認為風險較高。如果商品按照區分表相同，判斷時需要更加謹慎。另外商標侵權案件中的商品類似判斷，存在個案認定的問題，會有一些主觀判斷的因素，需要結合商品本身的關聯程度以及在先案例進行綜合評估。參考在先案例時需要注意個案差異。

（三）在先商標的顯著性

商標的固有顯著性會影響到侵權判斷。如果查到的在先商標屬於行業內的通用詞彙，或者對商品原料、成分、功能、用途、型號等特點存在描述性，則顯著性相對弱，被判為侵權的可能性相對稍低；如果在先商標不屬於日常生活中的固定搭配，而是由註冊人臆造而成，則顯著性程度更高，使用侵權風險會相對更高。

（四）在先商標使用情況

查到的在先商標如果已經使用，則意味著對其註冊人的價值會更大，重視程度更高，維權的可能性也就大一些，並且排除這些在先商標的可能性也就越小。而如果在先商標沒有使用的，或者沒有使用可能的，則發生侵權訴訟的可能性相對稍低，或者被判為侵權的可能性相對稍低，或者賠償額會相對更低。如果商標已大量使用且擁有較高的知名度，被判為侵權的可能性會更大，且賠償額會更高，這種情況下需要儘量避免發生衝突。

（五）主觀因素的考量

企業使用商標的意圖以及使用效果方面是否存在攀附他人商譽的可能性，也是判斷侵權風險過程中需要考慮的。儘管主觀意圖並非侵權判斷的構成要件，但存在攀附惡意的，導致混淆的可能性會相對更高，可能會成為判斷侵權的參考因素。另外，主觀因素及表現出來的攀附效果是確定賠償額的重要因素，非善意使用與他人相同或近似商標的，賠償額往往會更高。有鑑於此，如果企業確實存在非善意傾向，則需要明確提示風險和後果，能更換的要更換，能修改的則修改。

（六）使用產品特點

商標使用產品特點決定了消費者的識別能力和注意力程度，與混淆可能性密切相關，會影響到侵權判斷。如果是價格昂貴的大宗商品，消費者的注意力程度更高，識別能力更強，更難以發生混淆，汽車品牌本田“

”與現代“

”能夠共存於市場就是例證，也確實不太會出現消費者錯將本田汽車買成現代汽車的情況，或者想買“奧迪”結果買回了“奧拓”的情況。而產品若為價格相對低廉的快消品，消費者的注意力程度更低，識別能力也相對稍弱，更容易發生混淆，比如買泡麵時誤將“康師傅”買成“康帥博”，買洗衣服時又將“雕牌”買成“周住牌”，這些情況比比皆是。

（七）商標使用週期及流通範圍

如果擬投入的產品是短期的，則考慮相應期間內的風險，比如某一款網際網路產品在研發時就預估了生命週期，這個週期可能會短於商標註冊所花時間。有些商品是時令性的，比如粽子重點突擊端午節前的市場，月餅僅在中秋前熱銷，啤酒的銷售旺季在夏季等，則需要重點考慮關鍵時間節點的被訴風險以及發生行為保全的可能，銷售旺季發生訴訟禁令影響是非常大的。如果流通範圍僅在某個區域，則主要考慮此區域內的風險，如白酒行業經常會做一些省級區域或銷售大區的定製化產品，侵權風險判斷的重點則在該區域內的工商執法特點及訴訟狀況。有些產品是小批次的，比如作為贈品在某次促銷活動中使用，有些產品則是為某特定的大企業或團體內部定製而並不在市場流通，這種情況下風險判斷的尺度可以適當放寬。如果產品需要在網店上銷售，則考慮到平臺處理投訴的特點，比如有些平臺處理投訴時對商品註冊類別的區分不是太細緻，只要有註冊證，產品就會有下架的風險，這種情況下的風險判斷就需要擴大類別範圍。

（八）合理的抗辯理由

比較常見的，考慮是否存在敘述性合理使用的抗辯空間，比如標誌本身構成對產品的通用名稱、圖形、型號、質量、原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的直接描述，甚至是對產地地名的客觀表述，按照法律規定，屬於這些情形的，註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。考慮在先商標是否有連續三年不使用情形而可以不予賠償的抗辯，當然，即便是判決不予賠償，被判停止使用影響也是比較大的。

（九）發生糾紛的可能性

除了評估理論上的侵權風險，還要考慮實際發生糾紛的可能性。如果在先商標對其註冊人的重要程度高，比如在先商標是註冊人在主營業務上的核心商標，則發生糾紛的可能性相對更高；如果是註冊人出於防禦目的而註冊，則發生糾紛的可能性相對更低。與在先商標註冊人及關聯企業所處的地域範圍相近的，發生糾紛的可能性相對更大，相距很遠的則可能性相對更小，當然地域性因素對糾紛可能性的影響，在依賴於固定住所的傳統服務業會明顯些，在流通產品方面影響不那麼明顯。如果註冊人的目的在於出售，則較可能透過發函甚至訴訟的方式索取轉讓費、許可費或賠償金。在先商標註冊人曾有過發起工商投訴、侵權訴訟等記錄的，或者行業內商標權糾紛多發的，則需要重點注意實際發生糾紛的可能。